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SETTORI DI ATTIVITÀ

Marchi

 

Introduzione

Ai sensi della normativa in vigore in Italia (Articolo 7 del Codice della Proprietá Industriale - D.lgs. n. 30/2005) "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare".

Il marchio, pertanto, è lo strumento attraverso il quale un imprenditore si garantisce un'esclusiva di sfruttamento in relazione ai prodotti fabbricati o ai servizi resi. L'attuale e costante evoluzione dei rapporti industriali e commerciali impone precise scelte imprenditoriali volte a garantire il successo, e il conseguente sfruttamento diretto o indiretto - tramite attività di licensing e merchandising - di segni distintivi, quali appunto i marchi.

Nel seguito sono esposte le procedure di ricerca e deposito generalmente attuabili in vista della tutela di un marchio d'impresa in Italia e all’estero.

 

 


 

Ricerche di Anteriorità

In linea di principio, qualunque deposito dovrebbe essere preceduto da opportune ricerche di anteriorità volte ad accertare l'eventuale esistenza di diritti anteriori altrui (marchi, ragioni sociali, nomi commerciali, nomi a dominio, ecc.) che possano eventualmente inibire l'uso e la registrazione del marchio proposto nel territorio d'interesse.

Il costo delle ricerche di anteriorità sui marchi varia in dipendenza della natura delle stesse (ricerche d'identità o ricerche di similitudine) e dei registri interessati. Precisiamo che è anche possibile effettuare indagini di anteriorità mirate ad accertare lo stato dei registri marchi nazionali di tutti o parte degli stati membri dell'Unione Europea (mediante opzioni cosiddette “a pacchetto”) ovvero di singole giurisdizioni, a livello mondiale.

 

 


 

Depositi

Il primo ed essenziale passo consiste nel proteggere il marchio in Italia tramite opportuno deposito. La domanda di registrazione nazionale può essere estesa all'estero rivendicando la cosiddetta prioritá unionista, entro sei mesi dalla data del primo deposito e, in tal caso, gli effetti giuridici delle domande di registrazione risultanti decorreranno dalla data della prioritá.

La tutela di un marchio all'estero può essere attuata secondo modalità diverse. Solitamente, si consiglia di proteggere il segno distintivo,

  • nei paesi ove i prodotti sono esportati (o i servizi vengono resi) e dove si presume verranno commercializzati (o i servizi resi) a breve e medio termine;
  • nei paesi ove operano concorrenti diretti;
  • nei paesi ad alta contraffazione e noti per attività di “pirateria” dei marchi (Estremo Oriente e Sud America).

Il marchio dell’Unione Europea consente - una volta concesso - una tutela in tutti i paesi membri dell'Unione Europea che attualmente sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito*, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.

* Il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea in data 31 gennaio 2020, sottoscrivendo l’accordo di recesso (Withdrawal Agreement). Pertanto, è stato garantito un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale i diritti di marchio già concessi in Unione Europea saranno automaticamente validi anche nel Regno Unito e al 1° gennaio 2021 trasferiti automaticamente sul Registro nazionale di tale paese. Per contro, i diritti di marchio ancora pendenti dovranno poi essere riconvalidati entro nove mesi dal termine del periodo di transizione.

È importante rilevare come l'unitarietà del marchio dell’Unione Europea possa costituirne anche un limite sostanziale, nel caso di conflitti che insorgano per la presenza di diritti anteriori altrui efficaci anche in uno soltanto dei paesi dell'Unione Europea, che attualmente annovera ben 28 stati membri. In tal caso, il marchio dell’Unione Europea decade interamente con la conseguenza che, ferma la data di deposito comunitario, sarebbe necessario operare delle "conversioni nazionali" nei rimanenti paesi esenti da impedimenti, con ulteriore aggravio di spese. Per scongiurare tale rischio in via preventiva, un deposito in Unione Europea dovrebbe a rigore essere preceduto da opportune indagini di anteriorità.
Segnaliamo, infine, che il Consiglio dell'Unione Europea ha reso operativa l'adesione dell'Unione Europea, come organizzazione intergovernativa, al Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (cfr. infra). Ciò consente ai richiedenti e ai titolari del marchio dell’Unione Europea di far domanda di protezione internazionale per i propri marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid e, parimenti, consente ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del Protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio dell’Unione Europea. Pertanto, anche quest’ultimo marchio potrà fungere da base per una successiva estensione internazionale.

Il marchio internazionale può consentire una protezione, a scelta e simultaneamente, nei paesi che aderiscono all'Accordo ed al Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

I paesi aderenti all'Accordo e/o al Protocollo di Madrid sono attualmente i seguenti:

Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrein, Bielorussia, Bonaire, Saint Eustatius e Saba, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Buthan, Cambogia, Canada, Cina, Colombia, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba, Curaçao, Egitto, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, India, Indonesia, Iran, Islanda, Israele, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malaysia, Marocco, Madagascar, Messico, Moldavia, Mongolia, Monaco Principato, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, OAPI (Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale comprendente: Burkina Faso, Benin, Chad, Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Gabon, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centroafricana, Senegal, Togo, Isole Comore), Oman, Repubblica Araba della Siria, Federazione Russa, Ruanda, Saint Martin, San Marino (in base all’accordo bilaterale esistente fra lo Stato di San Marino e lo Stato Italiano, la registrazione ottenuta in Italia conferisce tutela giuridica anche a San Marino), Samoa, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Stati Uniti, Sudan, Svizzera, Eswatini, Tagikistan, Tailandia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

A differenza del marchio dell’Unione Europea, nel caso di un'estensione internazionale ai sensi dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid, un'eventuale contestazione alla validità del marchio in un singolo paese (rifiuto od opposizione), alla quale si può comunque replicare, non pregiudica l'ottenimento della protezione dello stesso nei restanti paesi designati.

Nei paesi non contemplati nelle convenzioni internazionali summenzionate, è altresì possibile effettuare il deposito di un marchio in sede nazionale ai sensi delle normative locali.

 

 


 

Mantenimento di Diritti e Sorveglianze

In linea di massima, e salvo l'eccezione di alcuni paesi, le registrazioni hanno una durata di dieci anni dalla data di deposito e sono rinnovabili per ulteriori periodi decennali.
La normativa attualmente vigente in molti stati - tra i quali anche l'Italia - prevede che il titolare di un marchio il quale abbia tollerato per cinque anni consecutivi l'uso di un marchio identico o simile al proprio, non possa domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso dello stesso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede.

Per evitare che possano verificarsi circostanze che compromettano i diritti di esclusiva acquisiti, riteniamo consigliabile sottoporre a sorveglianza i registri dei paesi in cui si detiene il deposito/la registrazione del marchio o che comunque rivestono un'importanza strategica e/o commerciale in relazione alle attività imprenditoriali contemplate. In tal modo, si verrà così a conoscenza in tempo utile di eventuali depositi di terzi di marchi identici e/o simili che possano creare pregiudizio ai diritti e intraprendere tempestivamente, ove necessario, i provvedimenti del caso.

Ad ulteriore completamento del quadro generale fornito, è altresì possibile istituire servizi di sorveglianza relativi ai nomi a dominio, che permettono di localizzare i nomi a dominio che corrispondano o contengano il marchio di interesse, con qualsiasi tipo di estensione (TLD - generici del tipo .COM, .NET, .ORG. ecc. – New gTLD – nuove estensioni del tipo .BRAND, ecc. - o ccTLD - nazionali, del tipo .IT, ecc.).

 

 

Contatti

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