Le società farmaceutiche innovative che intendano depositare domande di brevetto su nuovi composti farmaceutici, nuovi usi medici di composti già noti o nuovi regimi terapeutici, i cui effetti possono essere determinati solo nel corso di sperimentazioni cliniche in uomo, dovranno affrontare nel prossimo futuro nuove sfide. In Europa stanno infatti cambiando le regole sulla trasparenza delle sperimentazioni cliniche; le nuove regole prevedono che molte informazioni su tali sperimentazioni siano rese di dominio pubblico prima che le sperimentazioni abbiano inizio, cosicché queste informazioni potrebbero rappresentare tecnica anteriore opponibile a domande di brevetto depositate successivamente all'inizio della sperimentazione.
Fino ad oggi le sperimentazioni cliniche erano condotte – seppur rispettando la normativa in materia – mantenendo il maggior riserbo possibile sulle stesse, limitando la pubblicazione dei protocolli clinici, vincolando al segreto i soggetti coinvolti nella sperimentazione e procedendo alla divulgazione dei risultati clinici solo al termine delle sperimentazioni stesse. Queste condizioni – nella maggior parte dei casi – permettevano alle società farmaceutiche di depositare una domanda di brevetto contenente informazioni dedotte dai risultati della sperimentazione senza che le informazioni riguardanti la sperimentazione potessero essere considerate appartenere allo stato dell'arte.
A partire dal 31 gennaio 2022 cambierà il modo in cui vengono comunicate al pubblico le informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche condotte nell'Unione Europea (UE) in quanto entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano[1] che abroga la direttiva 2001/20/CE attualmente in vigore. Questo regolamento prevede che siano rese di pubblico dominio, attraverso la pubblicazione su un portale a libero accesso gestito dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), le informazioni sull'autorizzazione, sullo svolgimento e sui risultati di ciascuna sperimentazione clinica condotta nell'UE. L'obiettivo del regolamento è quello di creare un ambiente favorevole alla conduzione di sperimentazioni cliniche, con i più elevati standard di sicurezza per i partecipanti e una maggiore trasparenza delle informazioni sulle sperimentazioni. Ci si aspetta che l'entrata in vigore del regolamento aumenti l'efficienza di tutte le sperimentazioni in Europa, promuova l'innovazione e la ricerca, aiutando nel contempo a evitare la duplicazione non necessaria di sperimentazioni cliniche o la ripetizione di sperimentazioni non riuscite.
A tali vantaggi si associano tuttavia problematiche per coloro che desiderino proteggere i risultati raccolti nel corso della sperimentazione attraverso il deposito di una domanda di brevetto.
Una domanda di brevetto concernente un nuovo composto farmaceutico, un nuovo uso medico di un composto farmaceutico già noto oppure un nuovo regime terapeutico deve contenere al proprio interno informazioni di natura tecnica sull'effetto del composto farmaceutico al fine di rivelare in modo plausibile l'idoneità del composto all'uso medico rivendicato. La plausibilità è infatti rilevante per sostenere il soddisfacimento sia del requisito della sufficienza di descrizione sia del requisito dell'altezza inventiva. Mentre in alcuni casi la plausibilità è dimostrata attraverso la conduzione in house di sperimentazioni in vitro oppure in modelli animali della patologia (situazioni in cui la società mantiene la confidenzialità sulle modalità di conduzione di tali sperimentazioni e sui risultati ottenuti), sussistono casi in cui la plausibilità può essere provata solo successivamente al completamento di sperimentazioni cliniche, quando sono analizzati i dati di risposta dei pazienti alla somministrazione del composto farmaceutico. In queste circostanze la pubblicazione delle informazioni relative alle sperimentazioni cliniche prima del deposito della domanda di brevetto può comportare notevoli problemi nel corso dell'esame di merito della domanda di brevetto in quanto gli Esaminatori possono considerare tali informazioni rilevanti per la valutazione della novità, della sufficienza di descrizione e/o dell'altezza inventiva.
Il fatto che fino ad oggi le informazioni sulle sperimentazioni cliniche fossero gestite con grande attenzione evitando di rendere disponibili al pubblico notizie potenzialmente rilevanti per la brevettabilità di domande di brevetto depositate successivamente al completamento delle sperimentazioni stesse, non ha comunque impedito che quanto comunicato su tali sperimentazioni non venisse utilizzato quale arte anteriore a supporto dell'invalidità di alcuni brevetti europei. Si rintracciano infatti nella giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) alcune decisioni che hanno dovuto pronunciarsi sulla rilevanza di informazioni pubbliche relative a sperimentazioni cliniche quale arte anteriore potenzialmente rilevante per la valutazione dei requisiti di brevettabilità.
In alcuni casi le Commissioni dei Ricorsi dell'UEB hanno osservato che le informazioni sulla sperimentazione clinica erano sottoposte al vincolo del segreto e quindi non potevano essere considerate appartenere allo stato dell'arte opponibile all'invenzione rivendicata (cfr. T 945/09).
In altri casi è stato verificato che la documentazione sulla sperimentazione non conteneva dati che dimostrassero direttamente ed inequivocabilmente che il farmaco era terapeuticamente efficace nel trattamento della patologia di interesse e quindi quanto pubblicato non era rilevante per la brevettabilità. Le Commissioni dei Ricorsi hanno infatti stabilito che – anche nel momento in cui si dia atto di una sperimentazione clinica in corso – non è possibile trarre da tale informazione alcuna conclusione in merito all'esistenza di un effetto terapeutico o di un qualsiasi effetto farmacologico alla base dell'uso medico se non sono resi pubblici anche i risultati della sperimentazione[2] (cfr. T 158/96, T 239/16, T 385/07, T 715/03, T 1859/08).
Tra le varie decisioni delle Camere dei Ricorsi non sono assenti decisioni che sulla base di informazioni pubbliche su sperimentazioni cliniche hanno ritenuto invalido il brevetto per mancanza di novità. Nella decisione T 7/07 il farmaco rivendicato oggetto di sperimentazione era stato distribuito ai pazienti partecipanti allo studio e questi – senza avere sottoscritto alcun contratto di confidenzialità – avevano portato a casa il farmaco e non avevano restituito ai responsabili dello studio le confezioni non utilizzate. In questa circostanza la Commissione dei Ricorsi ha stabilito che la società farmaceutica aveva perso il controllo sul farmaco la cui composizione risultava pubblicamente disponibile e che un esperto del settore avrebbe potuto riprodurre il farmaco senza oneri eccessivi, cosicché il brevetto è stato dichiarato nullo per mancanza di novità a fronte del preuso avvenuto nel corso della sperimentazione clinica.
Nel nuovo assetto che prevede la pubblicazione anticipata di molti dettagli sulle sperimentazioni cliniche, le società farmaceutiche saranno chiamate a prendere decisioni difficili:
- depositare la domanda di brevetto prima di avere raccolto dati a supporto della plausibilità salvaguardando la novità dell'invenzione, ma correndo il rischio di vedere sollevate obiezioni di insufficienza di descrizione e/o mancanza di altezza inventiva,
oppure
- depositare la domanda di brevetto dopo che sono stati raccolti i dati della sperimentazione supportando la plausibilità, ma in presenza di arte anteriore che potrebbe essere lesiva della novità e/o dell'altezza inventiva.
In entrambi i casi potrebbero sorgere difficoltà nel sostenere la validità della domanda di brevetto.
Una possibile strategia da seguire per evitare che la pubblicazione di informazioni sulle sperimentazioni cliniche possa costituire arte anteriore opponibile alla domanda di brevetto potrebbe essere quella di raccogliere quanti più dati in vitro e su modelli animali possibile, che rendano plausibile l'uso medico anche in assenza di dati clinici, e depositare la domanda di brevetto con tali dati preclinici prima della registrazione della sperimentazione. I dati clinici pubblicati successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto potrebbero essere sottoposti all'attenzione degli Esaminatori quale prova post-pubblicata del raggiungimento dell'effetto tecnico indicato nel testo della domanda. L'UEB ha infatti accettato documentazione post-pubblicata contenente i risultati di sperimentazioni cliniche presentate allo scopo di valutare se l'effetto tecnico identificato nel testo come depositato fosse effettivamente osservato (cfr. T 1760/11, T 1677/11, T 184/16).
Come l'UEB considererà la documentazione sulle sperimentazioni cliniche resa disponibile sul portale Clinical Trials Information System (CTIS) è una questione aperta; sfortunatamente non è possibile prevedere come si comporteranno gli Esaminatori europei in quanto la giurisprudenza dell'UEB sul tema si sta ancora sviluppando. È tuttavia chiaro che depositare una domanda di brevetto dopo la registrazione pubblica della sperimentazione potrebbe comportare maggiori problemi sia nel corso della fase di esame sia nel corso di procedimenti giudiziari o opposizioni che intendano far dichiarare nullo il brevetto.
[1] Il testo del Regolamento (UE) n. 536/2014 è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=EN
[2] Si consideri che una analisi condotta sull'esito di circa 40.000 sperimentazioni cliniche effettuate tra il 2005 e il 2015 ha osservato che solo il 13,4% delle sperimentazioni si risolve con l'approvazione alla vendita del farmaco, il restante 86,6% concludendosi con un fallimento. Sul punto si rimanda alla lettura dell'articolo C. H. Wong et al dal titolo Estimation of clinical trial success rates and related parameters apparsa sulla rivista Biostatistics nel 2019, vol. 20(2), p. 273-286 consultabile al link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6409418/pdf/kxx069.pdf.