A partire dalle modifiche apportate alle Guidelines for Examination dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) nel 2021, i titolari di domande di brevetto europeo prossime alla concessione sono ora costretti a emendare i testi delle loro domande provvedendo alla cancellazione delle forme di attuazione descritte nella domanda ma non ricomprese nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni. L'applicazione di tali indicazioni ha portato allo sviluppo di una giurisprudenza divergente dei Boards of Appeal in merito a quale debba essere l'ampiezza degli emendamenti "obbligatori" e a quale sia la base legale per richiedere tali emendamenti. L'UEB ha altresì organizzato un workshop nel giugno di quest'anno per discutere della questione.
Da molti anni è prassi dell'UEB richiedere ai titolari di adattare la descrizione della domanda di brevetto europeo prima della rispettiva concessione per garantire la coerenza tra l'oggetto delle rivendicazioni ammissibili e la descrizione. Tuttavia, in seguito alla decisione T 1808/06 e alle revisioni delle Guidelines del 2021, le Divisioni di Esame dell'UEB hanpadding-left: 500pt;">
Embodiments in the description which are no longer covered by the independent claims must be deleted (for example if the description comprises an alternative for at least one feature which is no longer covered by the amended claims) unless these embodiments can reasonably be considered to be useful for highlighting specific aspects of the amended claims. In such a case, the fact that an embodiment is not covered by the claims must be prominently stated (T 1808/06).
In alcuni casi, l'obbligo di eliminare o modificare le forme di attuazione che non sono più coperte dalle rivendicazioni richiede una revisione sostanziale della descrizione, che è intrinsecamente associata a rischi. Le modifiche possono infatti comportare l'introduzione di materia nuova, oppure l'inserimento di dichiarazioni esplicite sul fatto che alcune forme di attuazione non sono più coperte dalle rivendicazioni può avere un impatto (sostanzialmente negativo) sull'applicazione della dottrina degli equivalenti in alcune giurisdizioni.
Le due recenti decisioni T 1989/18 e T 1444/20 (emesse a fine 2021-inizio 2022) potrebbero aiutare i richiedenti a evitare ampi adattamenti della descrizione e i problemi ad essa connessi. In sintesi, queste decisioni negano che la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) fornisca una base giuridica per l'obbligo generale di emendare la descrizione.
Nel caso T 1989/18[1], il Board of Appeal ha ritenuto che non vi sia alcuna base giuridica per il requisito della coordinazione perfetta tra descrizione e rivendicazioni. Il Board ha preso in considerazione diverse potenziali basi giuridiche (l'Articolo 84 CBE, l'Articolo 69 CBE e la Regola 69 CBE, nonché le Regole 42(1)(c) e 48(1)(c) CBE) per verificare se sussistesse in tali norme un obbligo di adattare la descrizione. Nessuna di queste norme è stata considerata una corretta base giuridica per forzare un titolare di una domanda ad emendare in modo così rigoroso la descrizione. In particolare, il Board ha sottolineato che l'Art. 84 CBE richiede che le rivendicazioni siano chiare e supportate dalla descrizione, nella misura in cui le rivendicazioni non devono includere elementi che non hanno una base nella descrizione. Il Board ritiene in particolare che quanto compare nella descrizione che non si rispecchia nelle rivendicazioni non è considerato offendere il dettato di tale articolo. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'Art. 69 CBE, il Board ha ritenuto che tale articolo non sia rilevante per giustificare modifiche alla descrizione, poiché riguarda la claim construction e non la definizione dell'oggetto per il quale è richiesta protezione. Anche le Regole 42(1)(c) e 48(1)(c) CBE sono state considerate irrilevanti.
Sulla stessa linea della decisione T 1989/18 si pone la decisione T 1444/20[2], dove il Board of Appeal ha concluso addirittura criticando il testo delle Guidelines affermando che "in that they [le Guidelines] acknowledge, on the one hand, that claim-like clauses may (or may not) give rise to a lack of clarity, but require, on the other hand, that such claim-like clauses must always be removed. If claim-like clauses in the description do not result in a lack of clarity of the actual claims, Article 84 EPC cannot provide the justification for removing them".
Nonostante la decisione T 1989/18, le Guidelines pubblicate nel marzo 2022 continuano a ritenere necessario cancellare dal testo della descrizione quanto non rientra nell'ambito di protezione delle rivendicazioni sulla base dei requisiti fissati dall'Art. 84 CBE. La sezione F-IV, 4.3[3] afferma infatti che:
According to Art. 84, second sentence, the claims must be supported by the description. This means that there must not be inconsistency between the claims and the description. Parts of the description that give the skilled person the impression that they disclose ways to carry out the invention but are not encompassed by the wording of the claims are inconsistent (or contradictory) with the claims.
[…]
The applicant must remove any inconsistencies by amending the description either by deleting the inconsistent embodiments or marking them as not falling within the subject-matter for which protection is sought.
Le decisioni T 1989/18 e T 1444/20 forniscono sicuramente argomenti ai titolari per (cercare di) respingere richieste di adattamenti estensivi della descrizione. Tuttavia, viste le numerose decisioni[4] emesse dai Boards of Appeal che seguono la parssi standard dell'UBE, secondo cui l'Art. 84 CBE costituisce la base giuridica per l'obbligo di modificare la descrizione, rimangono sostanziali dubbi circa la possibilità di convincere una Examining Division a non respingere una domanda per la mancata espunzione dal testo della domanda di quanto non rientra più nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni. Si tenga inoltre presente che le decisioni T 1989/18 e T 1444/20 non sono state distribuite ad altri Boards of Appeal, contrariamente a quanto accaduto con le decisioni che si pongono in linea con tale prassi.
Nel giugno di quest'anno l'UEB ha organizzato un workshop a cui hanno partecipato rappresentanti degli utenti, membri dei Boards of Appeal e giudici nazionali, nonché esaminatori e avvocati esperti dell'UBE, dove è stata confermata la prassi dell'UEB secondo cui la descrizione di una domanda di brevetto deve essere resa coerente con le rivendicazioni modificate (in conformità all'Art. 84 CBE) per garantire la certezza del diritto ed evitare che al pubblico vengano presentate informazioni in conflitto con la formulazione delle rivendicazioni. Alla luce di tali considerazioni, l'UEB ha indicato che rivedrà il testo delle Guidelines per fornire una migliore definizione di ciò che dovrebbe essere considerato incoerente, contrastante o contraddittorio o per inserire esempi illustrativi. Non resta quindi che confidare che tale revisione ammorbidisca ulteriormente gli obblighi di emendamento del testo della descrizione a cui oggi i titolari devono necessariamente sottostare.
[1] La decisione può essere consultata al seguente link: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t181989eu1.html.
[2] Il testo integrale della decisione si trova in https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t201444eu1.html.
[3] Il testo integrale della sezione F-IV, 4.3 delle Guidelines del marzo 2022 può essere consultato al link: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_3.htm.
[4] Si richiamano in particolare le decisioni T 1024/18, T 2766/17 e T 2293/18 successive alla T 1989/18.