La legislazione italiana in materia di proprietà intellettuale è stata ampiamente rivista nel 2005, con l'adozione del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come un unico strumento legislativo che ha sostituito numerosi strumenti legislativi distinti. Da allora, il CPI è stato aggiornato più volte per tenere il passo con la continua evoluzione del mondo della proprietà intellettuale. Lo scorso agosto è entrato in vigore un ulteriore aggiornamento che comprende varie modifiche procedurali e di merito.
Il 23 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge n. 102, con varie modifiche del CPI in materia di marchi, disegni, brevetti per invenzione e modelli di utilità. In questa newsletter si discuterà brevemente delle modifiche in tema di brevetti e modelli di utilità.
Il primo intervento sul CPI concerne le invenzioni dei ricercatori universitari. L'articolo 65 CPI è stato rivisto stabilendo che trattamento degli inventori appartenenti ad un ente pubblico di ricerca quale un’università sia completamente armonizzato con quanto previsto dall’Art. 64 del CPI per gli inventori appartenti a un'impresa privata o per il caso, già previsto dall’Art. 65 del CPI, di invenzioni nate dalla collaborazione tra un ente pubblico di ricerca e un’impresa privata. Anche nel caso di un’invenzione conseguita totalmente nell’ambito dell’ente pubblico di ricerca, gli inventori "universitari" non avranno quindi più la facoltà di cedere in modo autonomo a terzi le invenzioni da loro conseguite. L’Art. 4 della legge n.102 prevede ora in modo esplicito che gli enti pubblici di ricerca possano dotarsi di Uffici di Trasferimento Tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei propri titoli di proprietà industriale.
Il secondo intervento della Legge n. 102 sul CPI riguarda l'art. 59 CPI e stabilisce la coesistenza di un brevetto italiano con un brevetto europeo validato in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario avente la stessa data di deposito o priorità del brevetto italiano, anche nel caso in cui il brevetto europeo sia stato dichiarato nullo o sia decaduto. Contrariamente alle disposizioni finora in vigore, il brevetto italiano non sarà più "cancellato" dal brevetto europeo. Questa modifica dà nuova vita alla possibilità di assicurare la protezione delle invenzioni chiave sia a livello nazionale (che può avvenire anche attraverso una domanda PCT che entra direttamente in fase nazionale davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) sia a livello europeo. Sebbene ai brevetti coesistenti si applichino gli stessi requisiti di validità sostanziale, la procedura di concessione (e la pratica di contenzioso) per i brevetti italiani si concentra infatti su questioni sostanziali di novità, attività inventiva e sufficienza di descrizione, con minore enfasi sulle questioni di chiarezza e di supporto che sono così centrali nella pratica dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.
La legge italiana sulla proprietà industriale e, specificamente, l'art. 148 CPI è stato armonizzato alla Convenzione sul Brevetto Europeo e al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Trattato PCT) consentendo al titolare di una domanda di brevetto di provvedere al pagamento delle tasse di deposito entro un mese dalla data di deposito della domanda di brevetto. La nuova norma fornisce una maggiore garanzia di conservazione del diritto al brevetto/di priorità anche nel caso in cui non si possa effettuare, per qualsiasi ragione, il pagamento delle tasse di deposito il medesimo giorno del deposito della domanda di brevetto italiano, come finora previsto dal previgente art. 59 CPI.
Anche l'art. 198 CPI è stato emendato con la Legge n. 102. Ad oggi è specificato che le disposizioni di sicurezza che si applicano alle invenzioni di potenziale interesse per la difesa nazionale realizzate da residenti in Italia sono ora espressamente indicate come applicabili anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto straniero.
A seguito dell'emendamento del CPI è ora chiaramente stabilito (a conferma della prassi ormai da tempo instauratasi) che l'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti ad una domanda o brevetto europeo spieghi effetto in Italia senza necessità di trascrivere tali atti anche di fronte all'UIBM.
In tema di rivendicazione del diritto di priorità è ora previsto all'art. 169 CPI che, in luogo di unire copia della domanda di priorità, sia possibile indicare il codice univoco, identificativo della domanda prioritaria (codice DAS) fornito dall'ente presso il quale è a disposizione tale documentazione, cosicché l'UIBM possa acquisirne a sua volta una copia e verificare la validità di tale diritto.
Un importante chiarimento in merito alla durata effettiva di un brevetto per invenzione industriale e brevetto per modello di utilità è fornito dall'art. 20 della Legge n. 102. Tale articolo interviene sugli art. 60 e 85 CPI precisando, rispettivamente, che il brevetto per invenzione ha una durata di vent'anni e il modello di utilità una durata decennale a decorrere dalla data di deposito e scadono all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.
È stato abrogato nella sua totalità l'art. 81 CPI che regolamentava i certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, che stabiliva quale durata massima di un certificato complementare diciotto anni dalla data di scadenza del brevetto. L'art. 81 CPI era stato introdotto nel 2010 (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131), i.a., con lo scopo di ridurre progressivamente la durata dei certificati complementari di protezione concessi ai sensi della previgente legge italiana con riguardo al Regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, che stabiliva il termine di cinque anni per la durata massima di un certificato complementare.
L'art. 170, comma 1, CPI è stato modificato prevedendo che al richiedente sarà ora richiesto di fornire una risposta (con eventuale modifica delle rivendicazioni) al rapporto di ricerca di tipo PCT emesso per le domande nazionali (primo deposito in Italia o domande PCT che entrano direttamente in fase nazionale davanti all'IT PTO) anche nel caso in cui la domanda sia oggetto di istanza di conversione in domanda di modello di utilità. Sarà quindi necessario – anche per i modelli di utilità – dimostrare che la soluzione tecnica soddisfa i requisiti di brevettabilità fissati dagli art. 46 (novità), 48 (altezza inventiva) e 49 (applicabilità industriale) CPI.