È stata pubblicata la decisione G 2/21 da cui si attendevano criteri di orientamento sulle condizioni da soddisfare affinché prove post-pubblicate possano essere prese in considerazione a sostegno dell'altezza inventiva di un'invenzione. Tuttavia l'Enlarged Board of Appeal ha ritenuto di non poter esprimere una posizione di carattere generale sulla questione, affermando che la decisione sull'ammissibilità o meno di tali prove debba essere presa caso per caso.
La Commissione Allargata dei Ricorsi (Enlarged Board of Appeals - "EBA") dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ("UEB") ha pubblicato nel marzo scorso la decisione G2/21 relativa ai quesiti posti da un Technical Board of Appeal ("TBA") in relazione alle condizioni a cui possano essere prese in considerazione prove non presenti all'interno del testo brevettuale per decidere della presenza di un passo inventivo di una soluzione tecnica. Specificamente il Technical Board of Appeal aveva richiesto alla Commissione Allargata dei Ricorsi di esprimersi su tre quesiti[1], il primo riguardante l'eventuale sussistenza di un'eccezione al principio della libera valutazione delle prove quando la prova di un effetto tecnico si riscontri solo in prove c.d. post-pubblicate, gli altri due concernenti le condizioni a cui si possano o meno considerare tali prove post-pubblicate nel contesto della valutazione dell'altezza inventiva, ovvero sulla plausibilità o non implausibilità dell'effetto tecnico considerando le informazioni contenute nella domanda di brevetto in esame o le comuni conoscenze generali.
In relazione al primo quesito la Commissione Allargata dei Ricorsi ha stabilito che non vi sono eccezioni di sorta al principio della libera valutazione delle prove: le prove presentate da un richiedente o da un titolare per dimostrare un effetto tecnico invocato per il riconoscimento dell'attività inventiva della soluzione rivendicata non possono essere ignorate solamente perché queste non sono state rese pubbliche prima della data di deposito del brevetto. L'EBA ha infatti condotto una disamina della giurisprudenza degli Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo ("CBE") in tema di libera valutazione delle prove, ed ha riconosciuto che tale principio è universalmente applicato e pertanto anche la giurisprudenza dell'UEB non ha motivo di discostarsi da esso. Si legge nelle motivazioni 55 e 56 della decisione G 2/21 che:
"The Enlarged Board concludes from these considerations that the principle of free evaluation of evidence qualifies as a universally applicable principle in assessing any means of evidence by a board of appeal.
Hence, evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date".
Per quanto riguarda invece i quesiti ai punti 2 e 3, l'EBA ha ritenuto di non poter fornire linee guida chiare e inequivocabili circa le condizioni che consentano o non consentano di prendere in considerazione le prove post-pubblicate. L'EBA ha sostanzialmente affermato che tali condizioni dipendono dalle circostanze del caso, ovvero da quanto un esperto del settore – sulla base delle informazioni contenute nella domanda di brevetto o nel brevetto e della c.d. common general knowledge – è in grado di comprendere circa l'effetto tecnico sulla cui base si deve decidere della sussistenza o meno di un passo inventivo (cfr. motivazione 71[2]). La decisione conclude affermando che:
"The relevant standard for the reliance on a purported technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step concerns the question of what the skilled person, with the common general knowledge in mind, would understand at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention. The technical effect relied upon, even at a later stage, needs to be encompassed by that technical teaching and to embody the same invention, because such an effect does not change the nature of the claimed invention.
Hence, a patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would consider said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention".
Non risulta quindi del tutto chiaro come applicare questo test nella valutazione dell'attività inventiva: la Commissione rileva infatti, nella motivazione 95, che i relativi criteri sono "astratti" e che la decisione debba essere presa "in base alle circostanze pertinenti di ciascun caso".
Leggendo il testo della decisione si nota inoltre che l'EBA ha cercato quanto più possibile di evitare la discussione sulla "plausibilità" dell'effetto tecnico. L'EBA ha osservato che la "plausibilità" non è un requisito di brevettabilità, non rintracciabile in alcun articolo o regola della CBE, ed ha ritenuto tale concetto più che altro una parola d'ordine generica destinata a definire un criterio per decidere se sia possibile fare affidamento o meno su un presunto effetto tecnico (cfr. motivazione 58[3]).
Qualche indicazione più circostanziata sulla possibilità di basarsi su prove post-pubblicate si rintraccia in relazione alla sufficienza di descrizione e, specificamente, con riferimento alle invenzioni di secondo uso medico, in relazione alle quali l'EBA si è pronunciata nonostante i quesiti posti dal TBA nell'interpello non si riferissero a tale requisito di brevettabilità. Sul tema la Commissione ha affermato nella motivazione 77 che:
"In order to meet the requirement that the disclosure of the invention be sufficiently clear and complete for it to be carried out by the person skilled in the art, the proof of a claimed therapeutic effect has to be provided in the application as filed, in particular if, in the absence of experimental data in the application as filed, it would not be credible to the skilled person that the therapeutic effect is achieved. A lack in this respect cannot be remedied by post-published evidence".
Per sostenere la sufficienza di descrizione di un effetto tecnico, sulla base di dati post-pubblicati, le condizioni appaiono quindi più stringenti rispetto a quelle applicabili nella valutazione dell'altezza inventiva. Non è infatti possibile dimostrare la presenza di un effetto tecnico basandosi esclusivamente su dati post-pubblicati; l'effetto tecnico deve essere raggiunto in modo credibile sulla base di quanto concretamente presentato nella domanda di brevetto o nel brevetto. Per l’attività inventiva sembra invece applicabile uno standard più basso in quanto l'effetto tecnico deve essere "derivabile in quanto compreso dall'insegnamento tecnico e conseguito dall'invenzione originale".
In sintesi, dalla decisione G 2/21 non si possono desumere chiare indicazioni riguardo ai casi in cui, nelle procedure di fronte all’Ufficio Europeo dei Brevetti è consentito basarsi su dati post-pubblicati a sostegno dell'attività inventiva. È dunque verosimile, che le circostanze in cui si può fare affidamento su prove pubblicate successivamente continueranno a essere un'area controversa.
[1] I quesiti posti all'EBA sono stati:
1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on the post-published evidence?
2. If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?
3. If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?
[2] Che recita:
"[…] the core issue rests with the question of what the skilled person, with the common general knowledge in mind, understands at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention".
[3] Dove si legge:
"The Enlarged Board considers the conceptional notion inherent in the term "plausibility", which is often used as a generic catchword, as not being a distinct condition of patentability and patent validity, but a criterion for the reliance on a purported technical effect. In this sense, it is not a specific exception to the principle of free evaluation of evidence but rather an assertion of fact and something that a patent applicant or proprietor must demonstrate in order to validly rely on an asserted but contested technical effect. It appears to the Enlarged Board that the parties, the President of the EPO and the majority of third parties have a similar understanding".