Il tema della tutela delle invenzioni informatiche, invenzioni software, o ancora invenzioni attuate mediante elaboratore (“computer-implemented invention”, CII) è spesso fonte di dubbi e incertezze per gli Inventori che operano nel settore. Forniamo qui alcune indicazioni in merito, con particolare attenzione al tema della brevettabilità ma senza dimenticare la tutela conferita a un codice software dalla legge sul diritto d’autore.
Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) e la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) indicano che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (art. 45(1) CPI; art. 52(1) CBE). La locuzione “ogni settore della tecnica” lascerebbe intendere che anche le invenzioni realizzate nel campo dell’informatica debbano potersi ritenere “brevettabili”, a buon diritto, nel caso in cui siano nuove, inventive e applicabili nell’industria. La situazione è però più complessa, in quanto sia il CPI, sia la CBE prevedono l’esplicita esclusione dei programmi per elaboratore (programs for computers) dal novero delle invenzioni brevettabili, quando tali programmi per elaboratore siano rivendicati “in quanto tali” (art. 45(2)(b) e 45(3) CPI; art. 52(2)(c) e 52(3) CBE).
I principi normativi qui sopra brevemente richiamati sono enunciati, tanto nel CPI quanto nella CBE, in termini piuttosto generali e lasciano spazio all’interpretazione di ciò che debba intendersi con “programmi per elaboratore rivendicati in quanto tali”. Se da un lato tale generalità può lasciare interdetto e quasi scoraggiato un potenziale inventore che si trovi a domandarsi se la sua “invenzione informatica” è brevettabile oppure no, dall’altro lato ha dato modo alla giurisprudenza in materia di evolversi nel tempo – in modo sempre fedele al principio giuridico di fondo – adattandosi ai rapidi progressi tecnologici di questo specifico settore, fornendo oggi un quadro piuttosto ben delineato di quali sono le possibilità e i limiti della tutela brevettuale applicata alle invenzioni nel settore informatico (o “computer-implemented invention”, CII), ossia tutte quelle invenzioni la cui attuazione implica, anche solo per una loro parte, l’utilizzo di un software.
In particolare, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) applica all’esame delle domande di brevetto nel settore informatico ormai da alcuni anni in maniera piuttosto consolidata il cosiddetto “approccio a due ostacoli”[1]. Sebbene non codificato rigorosamente nella giurisprudenza italiana, non vi è motivo di credere che tale approccio non possa applicarsi altrettanto agevolmente alle domande di brevetto italiano[2].
Il primo ostacolo che l’invenzione - così come definita nelle rivendicazioni - deve superare è quello della idoneità alla brevettazione (“patent eligibility”). In altri termini, si deve verificare che l’oggetto della rivendicazione non sia effettivamente escluso dalla brevettabilità per i motivi di cui agli art. 52(2)(c) e 52(3) CBE precedentemente richiamati. Lo scopo di tale “primo ostacolo” è quello di impedire la concessione di un brevetto che abbia ad oggetto un concetto puramente astratto o cognitivo; in altri termini, il “primo ostacolo” è superato quando la materia rivendicata ha carattere tecnico in quanto produce un risultato tecnico.
Come anticipato, la giurisprudenza ormai consolidata dell’Ufficio Europeo dei Brevetti permette di identificare chiaramente la terminologia da adottare nella stesura delle rivendicazioni della domanda di brevetto al fine di superare indenni il “primo ostacolo”. Infatti, tutte le seguenti formulazioni non sono obiettate dall’UEB sotto il profilo della idoneità alla brevettazione:
1. Un procedimento implementato su elaboratore, comprendente i passi di [...]
2. Un apparato/dispositivo/sistema di elaborazione di dati, comprendente mezzi per effettuare i passi del procedimento della rivendicazione 1.
3. Un prodotto informatico comprendente istruzioni che, quando il programma è eseguito da un elaboratore, risultano nell’esecuzione del procedimento della rivendicazione 1 da parte dell’elaboratore.
4. Un mezzo di memorizzazione di dati avente memorizzato in esso il prodotto informatico della rivendicazione 3.
Le formulazioni riprodotte sopra sono tutte ritenute passibili di superare il “primo ostacolo” in quanto qualsiasi procedimento che faccia uso di un mezzo tecnico (quale è un elaboratore elettronico) e qualsiasi mezzo tecnico di per sé (quale è un apparato di elaborazione dati, o un mezzo di memorizzazione di dati) conferiscono carattere tecnico all’invenzione rivendicata e sono pertanto intrinsecamente idonei alla brevettazione, almeno sotto il profilo degli art. 52(2)(c) e 52(3) CBE.
In linea di principio, anche una rivendicazione che abbia come oggetto un programma per elaboratore potrebbe essere ritenuta idonea alla brevettazione secondo la giurisprudenza sviluppata dall’UEB, ma in tale caso è necessario che il programma per elaboratore produca un “ulteriore effetto tecnico” quando eseguito dall’elaboratore medesimo[3]. Un effetto tecnico “ulteriore” è un effetto tecnico che va oltre la normale interazione fisica tra il programma (il software) e l’elaboratore (l’hardware) su cui è eseguito, ossia oltre la circolazione di correnti elettriche nei circuiti interni all’elaboratore. Esempi di possibili effetti tecnici “ulteriori” sono il controllo di un processo tecnico (ad esempio, ottenibile mediante un software di controllo di un macchinario industriale) o il controllo del funzionamento interno dell’elaboratore stesso o di sue interfacce (ad esempio, ottenibile mediante un particolare software per il bilanciamento del carico computazionale di un processore o per la gestione dell’allocazione di memoria).
Superato il “primo ostacolo”, l’oggetto di una rivendicazione deve superare poi il “secondo ostacolo”, ossia quello dell’attività inventiva - assumendo, ovviamente, che l’invenzione soddisfi quantomeno il requisito della novità. In generale, per le invenzioni di qualsiasi settore tecnologico, la valutazione della sussistenza del requisito dell’attività inventiva richiede di identificare le caratteristiche distintive dell’invenzione rispetto all’arte nota, e determinare se tali caratteristiche distintive risolvono un problema tecnico in modo originale, ossia in modo non ovvio per la persona esperta del settore. In altri termini, l’invenzione rivendicata può soddisfare il requisito dell’attività inventiva solo se produce un contributo tecnico rispetto all’arte nota.
Nel campo specifico delle invenzioni informatiche trova applicazione il cosiddetto “approccio Comvik”[4]. Secondo tale approccio, solo le caratteristiche distintive che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione, ossia che producono un contributo in un campo tecnico e risolvono un problema tecnico, possono essere prese in considerazione per la valutazione dell’attività inventiva. Pertanto, è inizialmente necessario individuare tali caratteristiche, e successivamente basare la valutazione dell’attività inventiva solo su di esse. La valutazione della sussistenza del requisito dell’attività inventiva prescinde, quindi, da quanto innovativo è il concetto che sta alla base dell’invenzione rivendicata: tale valutazione può essere basata solo sulle caratteristiche dell’implementazione tecnica dell’invenzione.
A puro titolo di esempio, sono solitamente ritenute essere non tecniche tutte quelle caratteristiche che afferiscono ad alcuni settori anch’essi esclusi esplicitamente dalla brevettabilità, quali ad esempio i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per il gioco o per l’attività commerciale. Per esempio, una rivendicazione di procedimento volta a tutelare un software che ottimizza il percorso che un utente deve seguire per fare shopping in una varietà di negozi fisici sarebbe ritenuta in generale non brevettabile, a meno che tale procedimento non faccia uso di un particolare trovato tecnico, quale può essere un metodo particolarmente veloce e/o parco di risorse computazionali per la determinazione del percorso ottimo.
In vista di quanto sopra, scrivere una rivendicazione che tuteli efficacemente un’invenzione informatica non è un’attività banale, e richiede di prestare attenzione a molti aspetti. D’altra parte, la tutela brevettuale può risultare particolarmente vantaggiosa anche nel settore dell’informatica, in quanto permette di ottenere un diritto di esclusiva sull’implementazione di una particolare soluzione tecnica a un certo problema tecnico, indipendentemente dallo specifico linguaggio di programmazione e/o ambiente di sviluppo.
Di converso, non bisogna dimenticare che uno specifico codice software può essere protetto anche per mezzo di un altro importante strumento di tutela quale è la legge sul diritto d’autore, alla stessa stregua di un’opera letteraria. In tale caso, la legge permette di contrastare i fenomeni di copiatura dell’opera (in questo caso, copiatura del codice) ma non conferisce alcuna tutela sulla funzionalità eseguita dal codice, come può invece essere acquisita mediante una domanda di brevetto.
Pertanto, la tutela a norma della legge sul diritto d’autore e la tutela brevettuale possono costituire due strumenti complementari ai fini di un’efficace tutela di un’invenzione informatica.
[1] Cfr. punti 37-39 della decisione G1/19 recentemente emessa dalla Camera di Ricorso allargata dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (Enlarged Board of Appeal of the EPO, EBoA) in merito alla brevettabilità di un procedimento di simulazione implementato mediante elaboratore.
[2] O, più probabilmente, ai brevetti italiani concessi, in considerazione del fatto che la procedura di esame delle domande di brevetto italiano è più snella rispetto all’esame delle domande di brevetto europeo, e pertanto può risultare più probabile che la validità di un brevetto italiano sia contestata in sede di contenzioso, a valle della sua concessione.
[3] Tale approccio è stato sancito, e poi ribadito, da due importanti decisioni della Camera di Ricorso e della Camera di Ricorso Allargata dell’Ufficio Europeo dei Brevetti: T1173/97 e G3/08.
[4] Cfr. decisione T641/00 dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.