L’introduzione dei procedimenti amministrativi di decadenza e nullità davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non rappresenta certamente una rivoluzione copernicana nella disciplina dei marchi. Con questi procedimenti, infatti, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2015/2436 e si allinea ai diversi paesi europei, quali esemplificativamente Francia e Germania, dove i medesimi sono già operativi da tempo.
Sostanzialmente, a partire dal 29 dicembre 2022, i soggetti interessati ad ottenere la cancellazione di una registrazione di marchio italiana dal registro possono – salvo ipotesi particolari che diremo oltre - scegliere tra l’incardinare un’azione giudiziaria o un procedimento amministrativo davanti all’UIBM.
Il procedimento amministrativo davanti all’UIBM presenta indubbi vantaggi in termini di costi e di durata, in quanto la tassa di deposito è pari ad Euro 500,00, mentre per la durata dello stesso è previsto un termine massimo di 24 mesi, salvo richiesta delle parti di sospensione congiunta del procedimento.
Il procedimento amministrativo ricalca in buona parte quello previsto dal Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, e può essere suddiviso in quattro fasi:
- deposito dell’istanza e valutazione della relativa ricevibilità ed ammissibilità da parte dell’Ufficio;
- periodo di conciliazione di due mesi, che può essere prorogato su istanza congiunta delle parti fino ad un massimo di un anno, per consentire loro l’eventuale raggiungimento di un accordo;
- fase in contraddittorio, che prevede il deposito delle osservazioni del titolare del marchio contestato, ivi inclusa - se del caso - la richiesta della prova dell’uso del marchio anteriore azionato che sia registrato da oltre cinque anni, a cui fa seguito una replica da parte dell’istante ed un’ulteriore controreplica del titolare;
- fase decisoria, in cui l’Ufficio emette la propria decisione, eventualmente appellabile presso la Commissione dei Ricorsi.
Rispetto alle possibilità offerte dalla procedura ordinaria dinanzi al Tribunale delle Imprese, in sede amministrativa e cioè davanti all’UIBM non potrà essere richiesta la decadenza di un marchio che sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, né la nullità di marchi che costituiscano violazione di nomi o ritratti di persone, di segni già noti a livello non meramente locale come marchio, ditta, insegna, nome a dominio, ragioni o denominazioni sociali, nonché in caso di violazione del diritto di autore altrui, ovvero ancora di marchi che – pur non violando i diritti di terzi – siano comunque illeciti in quanto includono figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia, o perché sono stati registrati in mala fede.
In tutti gli altri casi, in particolare ove la nullità sia causata dall’esistenza di un rischio di confusione con uno o più marchi anteriori o la decadenza consegua al mancato uso di un marchio registrato per cinque anni consecutivi, che rappresentano le ipotesi tipiche e maggiormente frequenti, la scelta del procedimento amministrativo dinanzi all’UIBM potrebbe rivelarsi maggiormente vantaggiosa, per le ragioni evidenziate sopra.
La disciplina completa di tali azioni è contenuta negli articoli 184-bis e seguenti del Codice di Proprietà Industriale e negli articoli 63-bis e seguenti del Regolamento di Attuazione del Codice della Proprietà Industriale; i Consulenti in Marchi dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx sono a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione desiderata in proposito.